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如前期文章《申請專利有什麼好處呢？》所述，如果有人沒有先得到專利權人的允許，便將他人的專利技術產品化上市銷售，專利權人就可以到法院提告取得禁制令，將該等侵權產品扣押、強制下架，並請求金錢賠償，在特殊情況下，還可以請求三倍受損額之懲罰性賠償金，甚至要求被告支付自己律師的服務費等。

這樣說起來，對於專利權人（發明者）來說，專利實在是個很不錯的制度。所以，本身擁有專利的美國林肯總統曾經說過，「專利制度是在天才的火苗上加上利益的燃料」（註1），誠哉斯言。

然而為了換取前述那些於專利有效期間內讓專利權人合法獨佔市場的利益，專利權人就必須揭露其技術的竅門，以及所有成功的祕密，讓大眾清楚知曉，並可據以實施。

也就是說，專利制度被設計為一交換制度，發明人（專利申請人）必須公開清楚的揭露其發明內容，並請求國家授予申請專利範圍的保護，經過審查、公開、核駁與公告程序，國家社會因此得到了發明人有用且新穎的技術，而藉由專利證書的頒發，國家社會乃授予發明人（現為專利權人）一段時間內的市場獨佔利益以為交換。

專利法規定發明者必須提供一份「以完整、簡明、扼要並精確的格式描述其發明的書面說明」，使其同行都能按圖索驥，據以實施該技術，也就是說，其同行僅依該說明書，不用花費額外研究功夫，就能夠完全重現該發明。

發明人為了使其發明構想臻於完美，在提出其專利申請時，可能已經花費了十幾年的時間在做研發，以及花費了動輒以百萬美元計的研究經費。然而，一旦該發明為了要申請獲得專利而被公開，「世界上的任何人」都能免費由該國專利局網站，取得該發明構想的「完整、簡明、扼要並精確的說明書」以為參考。

要不要申請專利？

嚴格來說，專利是一把雙面刃。舉例來說，Mr. J. S. Pemberton早在1880年就調配出來現稱為「可口可樂」的飲料配方。假如他當時將此配方申請專利，則約在1903年時，該專利權將會到期，變成公共財，為全人類所有。從此，任何人想要製造販賣該配方的飲料，並不必付一分一毫給他。

但是Pemberton先生並未將其飲料配方提出專利申請，而一直保持該配方是個祕密，也就是以營業秘密來保護其內容不被公開（據說該配方，是鎖在可口可樂公司總部的一個保險櫃裡）。

所以，即使沒有專利的保護，Pemberton先生所創立的可口可樂公司，還是能將該飲料配方以營業秘密加以保護。如此一來，故意複製或洩漏或盜取他的營業秘密的人，便會違法，而且有刑責！

但用營業秘密法保護的瑕疵是，營業秘密法的作用只能懲罰「故意」剽竊他人構想的人，而且是由原告（檢察官）方來舉證被告犯有違法行為。

如果有第二家公司能在法庭上證明，其所使用的化合物是混合了糖、調味料、以及可樂豆，而且只是碰巧與可口可樂公司所使用的配方相同（或無確切證據可以證明該配方為其「故意」由可口可樂公司所剽竊取得），可口可樂公司由於缺少了專利之保護，對於該公司販賣一模一樣飲料的行為（註2），也只能莫可奈何。

另外，如果其他飲料公司，取得可口可樂飲料（就從市面上購買），然後以逆向工程方法研究其組成，推敲其配方，然後根據研究的結果，製造口味類似，甚至完全相同的飲料，也是完全合法的行為，可口可樂公司，由於缺少了專利之保護，對於該公司販賣一模一樣或極為類似飲料的行為，也只能徒呼負負。

相較之下，即使該對手是完全只靠自己而研發出相同（包括實質相同）技術內涵的產品，專利權人仍然可以到法庭，要求禁止他人未經其同意就製造、進口、販賣或使用包含其專利技術的產品，並取得損害賠償。

因此，每位發明者所要面對的兩難戰略決定就是，「取得專利法所提供的有限時間（通常是20年）的全面保護，還是取得營業秘密法僅能對抗故意剽竊構想者的長久保護？」

這是發明人在考慮提出專利申請時，都要先問自己，得到答案的一個問題。

營業秘密與專利的雙重保護

但是，除為研發成果申請專利的保護外，國際大廠現在還另與買主簽訂保密協議，其產品僅限其廠內使用，不准其洩漏或提供其專利技術產品予第三方，防備其進行逆向工程研究，來加倍保護自己研發的成果，不被輕易剽竊或仿冒複製。

請注意，對於專利產品，進行逆向工程研究，以破解其專利技術，是完全合法的行為，也是被各國專利法鼓勵的行為，如此才能藉由關鍵技術資料的快速傳播與密集研究，加速技術的發展與科學文明的進步，造福社會大眾。而且，他人只要研究相關專利的說明書，應該就可以知道發明人所揭露的專利技術內容，也就可以據以實施，否則他人就可以舉發該專利不能據以實施，違反重現性而無效。

但是，專利制度只有要求發明人將可解決問題的技術內容公開，它可並沒有要求發明人把你知道的最佳解決方案公開呀（註3）。專利講的是純技術，與其效益無關，發明人只要揭露足夠同業據以實施解決所述問題的技術內容即可，用以取得專利的保護。至於能夠讓所述專利技術內容，取得最高效益的關鍵技術，所謂技術竅門或最佳配方，若你能確定競爭者不易自行研發取得，就應該用營業秘密來保護。

如前期文章《專利撰寫技巧 － 從專利本質談起》所述，充分公開的相對面是技術訣竅的保留。試想，競爭者看了專利說明書，還要把一個具體的方案融入專利說明書所述的若干連續的變量中，反覆試驗以找出最佳方案，哪裡是那麼容易的事情。如果難度那麼高，他還不如乖乖付點錢，以取得該等技術訣竅。因此，有些專利即使過期，因為真正的訣竅被發明人保留為營業秘密並未公開，在技術授權時，也是要給錢才能取得的，而這就是用營業秘密來保留關鍵技術訣竅的好處。

所以，與國際大廠談專利與技術授權時，通常會有兩個部分，一部分是其標準的專利授權，另一部分就是其營業秘密的技術授權，國際大廠並會以保密協議（Non-Disclosure Agreement/Clause）來限制他方不得對外洩漏，或轉交其產品予他方。

如此，發明人就可以同時用專利與營業秘密來保護其技術研發成果。例如，將研發成果的90%~95%用專利來保護，而其餘的5%~10%部分（關鍵技術或最優配方）就用營業秘密來保護。若被授權方將依約僅能供自己使用的商品/原料，交給他人使用或研究，就會因為違反保密協定，而觸犯營業秘密法，不但要違約賠償，還有刑事責任！

慎選專利代理人

但是，如果找的專利代理人不夠專業或發明人自己判斷失誤，這種故意留一手的行為，會讓專利說明書該講的沒有講清楚，即使順利獲證，日後也會有因為未充分揭露（即同業不能據以實施或仍需過度試驗）而被撤銷（或無效）的風險（註4）。另外，因為專利請求項採取較大數值範圍以擴大保護範圍，並隱藏最佳數值與組合，則日後會有被他人發現該特定數值或組合，而被其藉以申請另一專利，發明人自己反而不能實施最佳方案的巨大風險，發明人不可不知。

還有，各種技術類別的專利說明書內容，尤其是請求項撰寫，甚至申請程序，例如生技專利，又例如軟體專利，各有其需要特別注意的地方，唯有透過合格專利代理人的專業，配合企業釐定的整體保護策略，才能做到技術揭露與權利範圍的最佳平衡，以得到高品質的專利，達成企業創見發明的最適切保護。

至於如何拿捏專利技術內容的揭露分寸與界限，又如何混入煙霧彈，又如何降低他人取得專利的風險，又如何安排多重防禦手段，這些不但屬於專利代理人撰寫高品質與高強度專利申請書內容的專業，更需要發明人的配合研討與明確指示，以利專利代理人據以實行，好對於發明人的創新技術方案，達成最完善的保護與最適當的揭露。

所謂「適當的揭露」，也就是：「該講的，必須講清楚，不該講的，一個字都不應多說」。筆者非常贊同台積電法務長杜東佑博士於前期文章《台積電法務長告訴你什麼是「高品質」的專利組合！》的評論，「台灣的專利大部分技術都蠻不錯，最主要是專利稿的寫作很糟糕」。以筆者的觀察，台灣廠商的專利，不知道怎麼回事，常常該講的不講，不該講的，應該用營業秘密保護的技術訣竅，卻講太多，成為「過度揭露」，只是白白嘉惠競爭者而已。即使你擁有好的技術，若專利的保護沒有做好，如前期文章《空有技術沒做好IP保護 等同提供對手技術指引》所述，你的專利說明書很有可能給對手提供了技術指引，反而讓競爭對手跟進研發。另外，不完善的專利保護，漏洞百出，更有可能讓競爭對手圍剿與卡位，反而阻止了自己的發展道路。

筆者認為台灣企業應該先做好正確的內部分析，畫出技術藍圖，決定要保護的技術，再針對個別技術擬定不同的保護策略，可以長期擁有的秘密，就不要任意公開，沒法保密的，當然要趕快申請專利保護。而且，除了圍繞自己研發的主線進行專利布局外，還應該在其他可能的研發方向上，以及可能改進的方向上，都做好專利佈局，製造進入障礙。

如筆者前期文章《應該儘早提出專利申請與與執行多重申請策略》所述，各位不但要儘早提出申請，更要靈活運用各種專利（發明、新型、設計）、商標、營業秘密的智財權組合，進行文件存取與防火牆管理，同時訓練員工，加強保密意識與保密措施，培養對公司的忠誠度與職業道德等，才能在劇烈的國際商戰競爭中脫穎而出。

總之，發明人若要獲得能使企業利益最大化的專利，就應訂定企業整體智權保護策略，實行嚴密的營業秘密保護措施，慎選專利事務所，撰寫好專利，並活用專利與營業秘密，使兩者相輔相成，就可提供最嚴密的交叉火網，保護自己的創見發明，如此，企業就可無往而不利了。

據調查數據顯示，在美國，有80％的專利侵權訴訟，被告都會提出「不正行為」作為抗辯（註1），然而，這卻是在台灣比較少拿出來討論的。「不正行為」之實際內容為以詐欺或隱瞞重要資訊而取得專利，進而實施該專利時，被告可提出此種抗辯（註2）。由於提出「不正行為」作為抗辯在美國專利中是相當普遍的，因此特別以Powell v. Home Depot的案例作出說明，希望有助讀者能對美國專利中的「不正行為」有初步的了解。

晶圓龍頭大廠TSMC的法務長杜東佑曾經說過，很多人都把專利說明書當成技術文件在寫，但其實它是法律文件，也只有法律文件才可以讓你主張你的權利，法院是不會看技術文件的。美國法官Pauline Newman也說過：「準備專利申請文件的任務並不輕鬆；很少有法律文件比專利文件更難起草，充滿更多陷阱」，由此可見，專利申請文件的撰寫在後續審查及主張權利的過程中，會起多麼重要的作用。

最近因為公司商業考慮，集中申請一批專利，於是，這段時間，與發明人、事務所打交道就成了我的主要工作，也紮紮實實的體會了一輪國內（中國大陸）的撰寫。這讓我原本就堆積如山的工作量更加雪上加霜，更別提還不時臨時在schedule中插隊的第三方意見、競爭對手專利檢索、投資可行性評估等等。

在這種狀況下，作為企業的IP人員，最希望的就是事務所發給我的稿件，讓我從頭到尾看一遍之後，至少主體架構和撰寫方向都沒問題，剩下我要做的就只是和發明人溝通，引導發明人去擴展專利範圍。但是，卻發現很難如人所願。看來企業撰寫質量的需求和事務所提供的服務之間，一直以來就存在很大的分歧和差距，這批申請在沒完成前就已經限定了完成時間，該怎麼辦呢？唯一的解決之道就是我來改，讓事務所來審核、發明人再給數據、技術支持。請問有沒有人改專利改到崩潰的？

事務所的撰寫問題

先簡單歸納一下我遇到的事務所的撰寫問題（與事務所名氣，價格無關，這些在本案例中都不是問題） ：

(1) 簡單的形式錯誤：代理人直接把發明人寫的往申請文件裡面抄，這樣一來，發明人的技術揭露書中標號寫在括號裡，代理人在說明書裡面照樣把標號寫在括號裡；發明人在背景技術部分分析了本發明和幾個現有技術的區別，代理人照樣把這部分寫在背景技術部分，這樣一來，背景技術需要說明現有技術存在的問題，一點都沒寫，發明內容部分需要說明要解決的技術問題，也沒有寫，發明內容部分需要說明有益效果，但是部分有益效果已經寫在背景技術部分 （即本發明和幾個現有技術的區別）。

(2) 實質撰寫功力幾乎為零：如果前面的抄襲還情有可原，後面的錯誤我就覺得沒辦法理解。在詳細描述本發明的時候，還是抄發明人的。發明人提供一種新技藝，而且提供了裝置改進的附圖（與技藝相適應做了結構改進），對照著附圖來說，本發明的技藝是怎樣實現的。就這樣一個發明，有經驗的代理人應該知道有裝置改進，才有技藝的改進，可是代理人竟然根本就沒意識到本案需要保護裝置和方法。這樣的撰寫，我覺得還不如文員。

我先把本發明詳細修改（包括要解決的技術問題、有益效果、具體實施方式、附圖），大概占了篇幅的60%，再讓代理人改寫摘要、權利要求和對應的發明內容部分。但是代理人像是根本就沒花時間去消化我修改的內容，只草草修改了權利要求；沒辦法，我把權利要求、發明內容改寫好，再發給代理人。我跟事務所抱怨：代理行業是以代理機構整體來提供服務的，代理人提供的應該是內部已經審核過的高質量文本，這樣的質量，只會降低事務所的口碑。從代理機構處得知，代理人還是位資深人士。我相信這只是個別代理人的行為，畢竟事務所口碑在那裡。但是，本案確實佔用了我很多核稿、修改的時間，嚴重影響了公司的申請進度。

事務所的思維

因為分工不同，很多企業不會像富士康一樣花大批人力財力到專利上面，大多數企業都會將具體的專利撰寫答辯等業務外包給事務所，希望借助事務所的經驗，對本公司的技術提供加值服務，將其包裝成一個優質專利，我相信這是大部分對專利質量有追求的企業的初衷（靠申請專利獲取資助為目的的不在討論之內）。但是，就如同上面列舉的例子，除了形式問題外，代理人的專业性並沒有對專利的質量產生加值的作用。儘量能用產品權利要求保護就用產品權利要求保護，這是最基本的常識。

前陣子因工作以外的事與一個在事務所工作的朋友聯繫，談到國內的代理現狀，跟她聊了最近的遭遇。沒想到，對方卻從事務所角度給了我一個全新的看問題的視角，當然問題不是針對形式上的低級錯誤，更多的是針對事務所是不是應該幫助進行擴展，他說：「有些客戶會抱怨，認為當他們研發工程師或是發明人告訴事務所的專利工程師一個發明創意時，事務所的專利工程師應該可以把它加值包裝成一個優質專利，而不是單純把發明人所說的忠實記錄而已。然而，這種『加值包裝』行為在事務所是被禁止的，原因有二：

(1) 因為那是發明人的創意發明，保護範圍是什麼，要請求什麼，該由發明人提出，而不是發明人只丟一個創意出來，因為本身不懂專利，所以要保護什麼要請求什麼都要事務所的專利工程師幫他想。要保護什麼要請求什麼應該由發明人告訴事務所代理人，這不是代理人的工作。

(2) 如果發現客戶提的保護範圍及權利要求有很大問題，例如保護範圍過窄、很容易會不予專利或被無效，要不要出言提醒呢？基本上是禁止代理人直接提醒客戶的。事務所代理人參與客戶的發明討論有一個很大的風險，因為他們接觸過的案子太多了，接觸過的發明人也是數以百計，而且領域相近，所以很容易會一不小心就把別的發明人的創意構想或者保護受到當成是自己的想法說出來。所以理論上是禁止代理人跟客戶討論（客戶提出的問題可以響應，但是不能主動提出自己的想法，很容易出 事），只能照客戶的想法來處理。所以如果碰到沒有專利經驗的發明人，公司又沒有in-house IP的話，寫出來的專利稿件可能真的會慘不忍睹。」

企業的角度

這個觀點是我第一次聽到，也一直在思考這個問題。從事務所對當事人保密角度，我覺得第2個理由是有道理的。事務所代理人確實會接觸到相近領域的很多不同公司的發明，對客戶保密是必須做到的。另一方面，站在企業角度，又產生一個疑問：既然保護什麼，保護範圍等等都需要企業劃定，那企業將專利業務外包，又獲得了什麼加值服務呢？就拿上面我的例子來說，發明人從自己的角度介紹工藝流程，為了方便理解該工藝的流程，把對裝置的改進也劃進圖畫上去，對照著介紹，發明人怎麼 會有專利的思維，知道需要保護一個裝置和一個方法？

從不同的角度看

我想，大概能解決這個矛盾的不外乎下面幾個角度。

事務所角度：從為客戶保密出發之外，專業經驗上的服務是不可或缺的，這才是事務所的價值所在。但為客戶保密，並不一定在這個高壓線之下就畏首畏尾，否則就變成不作為的藉口。有經驗的代理人稍微瞭解技術後，就會在腦子裡勾勒出大致要保護的輪廓，哪些是最重要的，哪些是次重要的，應該一目了然，這就是頭腦中的 claim tree的作用。

企業發明人角度：我覺得要求發明人把自己的發明介紹清楚，能給出一些實施例就不錯了，達到揭示清楚完整的程度，就是好發明人了。事務所可以從專業角度來提問題啟發發明人，比如補充數據、增加實施例。

企業IP角度：瞭解了事務所的concern後，我最近對企業IP角色感到更加重要了。因為我最近處理這批申請的感覺就是，有些時候，代理人沒想到、發明人也不會想到，但是企業IP卻能夠從擴大保護範圍、增加實施例使保護範圍更穩固、增加實施例或對比例使發明更加有創造性等等方面去做些文章，而這些工作，恰恰是專利的加值之處。

最後，還是回到我原來的觀點：企業IP必須強於外面的事務所，不僅僅是可以看出事務所的簡單形式錯誤方面。在專利加值方面，企業IP如果沒達到審核的功力，申請的專利可能只是形式上符合要求而已。

企業與事務所，欲說還休的故事，會一直延續下去........