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案件背景

原告Gilead有編號5,763,483（'483號專利）及5,952,375（'375號專利）兩件抗病毒合成物及方法專利。印度製藥公司Natco欲生產一款藥品的學名藥，Gilead主張該款藥品仍受'483號專利保護，但Natco反指'483號專利與'375號專利有ODP問題應無效。

圖1. 本案判決文所附'483號及'375號專利相關日期示意圖

'483號專利與'375號專利發明人相同，說明書所載發明說明實質重疊，但彼此無優先權主張關係，屬不同專利家族。'483號專利1996年12月27日申請，主張1995年12月29日先申請的美國暫時案優先權，1998年6月9日公告，預定2016年12月27日專利權期滿。'375號專利1996年2月26日申請，主張1995年2月27日先申請的美國正式案優先權，1999年9月14日公告，預定2015年2月27日專利權期滿。

'483號專利申請期間並未提交Terminal Disclaimer（TD），但'483號專利公告後，Gilead曾於'375號專利申請案提交TD（註2），拋棄超出'483號專利權期滿日後的專利權期間，但因'375號專利權期滿日較早，這份TD並無實際作用。

地方法院一審採信Gilead論點，不認為'375號專利可用以攻擊'483號專利，Natco不服，繼而上訴。Fed. Cir.接手審理後，以2對1的比數改採Natco主張，判定'375號專利為適格的比對文獻，撤銷一審判決發還重審。判決文明示本案狀況可以TD補救，且全案目前仍有上訴翻案機會。

判決內容

本案判決文由Raymond T. Chen法官（註3）執筆，文中引用判例指出，公眾應可假定，不只是專利發明，連發明時所屬技術領域中具通常知識者所顯而易知的改良變體，都將自專利權期滿消滅之日起可為公眾自由使用。專利權期滿消滅後，若因另有專利寫入這類顯而易知的改良發明且較晚屆滿，導致公眾無法實施這類顯而易知的改良發明，即違反前述原則。

2015年2月27日'375號專利就將期滿消滅，換言之，公眾應有權自隔日起實施其專利發明及所有顯而易知的改良變體，這也是當時授予'375號專利的基本前提。而'483號專利的專利權期間可到2016年12月27日，倘若'483號專利發明包括375號專利顯而易知的改良發明，'375號專利顯而易知的改良發明相關權利等於延長22個月，有損公眾權益。

Gilead辯稱應就先公告的'483號專利角度評估，畢竟'375號專利並未延長'483號專利權期間，但多數意見未予採納，並指出Gilead援引判例皆不適用《烏拉圭回合協定法》（Uruguay Round Agreements Act；URAA）（註4）生效後的新法。舊制美國專利權期間為公告日起算17年，後公告的專利自然有較晚的專利權期滿日；URAA生效後，美國專利權期間計算方式調整，新制改為最早美國正式案母案申請日起算20年。

若只以公告日作為ODP比對文獻適格與否的判斷依據，潛在問題包括：(1) 變相鼓勵取巧策略，也就是申請人大可將顯而易知的改良發明切割成不同專利家族，設法操縱不同家族的專利申請速度，如果能讓優先權日較後的申請案先公告，即使是顯而易知的改良發明，亦有機會在保有優先權利益的情況下最大化其專利權期間。(2) 比對文獻公告日相差兩天就能造成巨大的專利權期間變化，比方'375號專利公告日若落在1998年6月8日（比'483號專利早一天公告）或在1998年6月10日（比'483號專利晚一天公告），就有可能導致'483號專利權期間相差22個月，斷非美國國會通過URAA的原意。

綜合各項因素，判決書於是認定，以專利權期滿日評估ODP比對文獻適格與否，應是較穩定妥切的判斷依據。文中並引用MPEP 804.I.B.1審查原則指出，依現行USPTO作業規範，若審查委員發現同時存在類似'375、'483號專利申請案這種情況，'483號專利申請案需先提交TD（拋棄超出'375號專利權期滿日後的專利權期間）才有可能准證。（註5）

不同意見

然而Fed. Cir.院長Randall R. Rader法官則有不同意見，認為本案判決擴大ODP適用範圍，創造出了新的規則。ODP原為法院系統創制，有其政策考量背景，但既有判例早已教示，法院職務不容許法官不顧國會合乎憲法明文頒布的法律，自行揣度國會更深入了解一問題後可能擬定的例外限制，因此面對本案問題，Rader法官認為審理時應有更多的司法自制。

其理由在於：核發'375號專利，先公告的'483號專利權期間不會因此延長，何況'375號專利若從未領證，'483號專利權本來就該到2016年才期滿，何來實質延長專利期間的疑慮。加上兩項專利同為Gilead所有，'375號專利又受TD限制，有效降低了兩項專利分由不同受讓人提出侵權訴訟的風險。傳統的ODP政策論述無法合理化本案判決，且依現行35 U.S.C. 154(b)條文，取得最早的優先權日保護、延長專利權期間，往往不能二者兼得，Gilead '483號專利申請案就犧牲了10個月的優先權保護。

此外不同意見指出，按多數意見所說，專利權消滅後公眾即有使用其專利發明的絕對權利，但這是錯誤假設。即便是專利權人本身，也沒有使用其專利發明的肯定權利，這種權利既然不曾存在，當然不能假定專利權期滿後會有如此權利移轉予公眾，而且其他法律管理規定（例如FDA行政審核）也可能形成發明實施障礙。縱使可能衍生更多類似的取巧申請行為，仍不宜因此擴大ODP適用範圍。Rader法官同時表示，本案判決加上AIA FITF新法可能在未來衍生其他問題。

備註

1. Gilead Sciences, Inc. v. Natco Pharma Ltd. (Fed. Cir. 2014)，請見http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/13-1418.Opinion.4-18-2014.1.PDF

2.判決文（Maj. Op. at 4）指出，依兩案案卷記錄，這似乎是Gilead首度告知兩案審查委員同時存在'375、'483號專利申請案。

3.2013年剛獲任命的Fed. Cir.新法官，先前曾在USPTO任職，並多次在Fed. Cir.訴訟案件中為USPTO政策立場辯護。

4.USPTO "Office of Policy and External Affairs: Uruguay Round Agreements Act"，請見http://www.uspto.gov/ip/global/patents/ir_pat_uruaguay.jsp

5.依本案兩項專利優先權日到公告日間有效的MPEP文本：MPEP 804.I.B當時要求，兩案中若有一案只剩ODP問題，應撤銷其核駁處分准予專利，並在另一案發出正式的ODP核駁；MPEP 1490則規定，這種情況應兩案皆發ODP核駁，並都應提TD。

前期文章「在反服貿爭議中　香港躺著也中槍」於北美智權報粉絲專頁貼文後，引起了一些迴響及討論，在與讀者互動的過程中，對方提到「台灣薪資倒退10年」的現象，讓筆者突然驚覺自己的薪資也曾經倒退10年，但從未認真去深究原因，然而，這次在互動的過程中經過認真思考及分析，終於發現問題的癥結所在 － 企業沒有適時轉型該是最大的關鍵。

致命的關鍵點

筆者印象非常深刻，自己薪資倒退10年的關鍵時間點就是2008年的金融風暴 (註1)，08年金融風暴距今不過6年，相信很多人仍記憶猶新。當年金融風暴從美國開始，受到連鎖效應的影響，逐步蔓延至全球，幾乎無一國家能倖免。台灣對美國的出口貿易本來就是高度的依賴，因此台灣很多企業在金融風暴時期都面臨被抽單、甚至被倒帳的命運，當年慘狀幾乎可以用哀鴻遍野、血流成河來形容，「減薪、無薪假」的新聞幾乎是無日無之；這種情況在中小企業尤為嚴重。然而，幾年過去之後，有一些廠商已重新站起來，再創業績新高，但有一些卻是一蹶不振，甚至因此倒閉。究竟當中的差異在什麼地方？

筆者以自身經驗為例，認為企業有沒有在適當時間及時轉型是一個很大的關鍵，如果該轉的時候不轉，只會抱殘守缺，那即便能苟延殘喘，也不會有好的獲利，在獲利不佳的情況下，薪資水平自然不能與時俱進，甚至嚴重倒退。

案例一：著眼眼前利益不想轉

筆者過往於傳統的紙媒（註：紙媒在傳統意義上泛指報紙、雜誌等以紙張�載具的媒體）任職十多年，其中有一家出版社的主要產品是以國外買家為發行對象的貿易性媒體，收入來源幾乎百分百是廣告。其實早在金融風暴前幾年，該出版社負責廣告的業務人員已經察覺到廠商的廣告預算已有慢慢轉移至網路媒體及展覽活動的趨勢，但由於影響並不明顯，所以也沒有什麼積極的因應措施。

如同一般傳統紙媒的廣告販售方式，這家出版社在販售廣告時都是以發行量及發行對象來作為賣點，以吸引廠商刊登廣告，當然，發行量越大就越能吸引廠廣告買主，因為理論上廣告可以觸及更多潛在買家。然而，對傳統紙媒而言，印刷及紙張費用是一項很大的成本，再加上發行對象是國外買家，海外郵寄費用也是一筆不少的開銷。

另一方面，這家出版社也同時設有機制完善的採購網站 (作為國內廠商及國外買家的媒合及採購平台)，而紙媒的內容也已電子化，可在網站上線上瀏覽，然而，卻一直沒有積極利用網站及電子媒體來挹注營收，因此，網站及線上媒體並沒有獨立的價值，只能為紙媒增加附加價值而已。

前文提到，在2008年金融風暴之後，很多台灣廠商都被抽單，特別是以美國為主要市場的廠商面臨的問題最為嚴重。以靈活見稱的台灣廠商為了因應突發狀況，裁員、減薪、無薪假樣樣來，與此同時，也削減一切「不必要」的成本支出，廣告就是其中一項。當然，如果要繼續營運，行銷支出不能少，但在大幅刪減下，紙媒受到的衝擊最大，廣告數量銳減，筆者當時任職的出版社也不例外，只能用慘澹經營來形容。

相對於紙媒，網路媒體的廣告便宜許多，而且豐儉由人，因此很多廠商在大環境不景氣的情況下，都把有限的預算放在網路媒體，希望能發揮最大的效益。加上iPhone 3G版在2008年7月上市，更是把行動網路 (mobile Internet)的應用推到極致，紙媒的日漸衰退已是無法挽回的事實。

金融風暴和iPhone 3G版上市幾乎是同時發生的事情，有些媒體能乘著浪頭漸漸轉型，在金融風暴過後2、3年即能回復成長態勢，但筆者以前任職的出版社並有這種敏銳的觸覺，也沒有轉型的決心，只是一直抱著等景氣好轉的心態，因此營收一直萎縮，薪資水平也是在持續倒退中。

案例二：抱陳守舊轉不動

筆者也曾在一家於專業領域頗負盛名的日本本土報社擔任駐海外記者的工作，雖然這家日本報社的紙媒有零售及訂閱的收入，但總的來說，廣告收益還是占了全部營收的大宗。另一方面，由於主要發行對象及市場在日本本土，所以2008年的金融風暴對於這家日本報社來說，影響還不算很大，不過，由於客戶中也有一些外商，也包括美商，所以影響還是有的。

很不幸的，撐過了2008年金融風暴，又要面臨2011年的311大地震。伴隨311地震而來的是海嘯及核災，日本政府為了因應緊急狀況，於同年3月14日決定對關東地區八縣進行輪流限電，而包括Sony、富士通、東芝、豐田汽車、日產汽車等日本企業為了配合日本政府的限電措施，也將位於關東地區的工廠停工，影響所及，日本的汽車製造業也損失超過10兆日元；而這些日本電子、汽車大廠都是這家日本報社的主要廣告主。接下來，這些日本大廠為了減輕經營負擔，也大幅削減了一些比較不必要的支出，而廣告行銷費用就是首當其衝的項目。

這家日本報社本來就是保守派，多年來的經營毫無創新，只會守舊守成，在2008年金融風暴之後，已漸露疲態，在311大地震之後更是雪上加霜，但要談轉型談可容易？在金融風暴後迄今，這家日本報社曾嘗試在2方面作出改變，但都徒勞無功。首先是在電子化方面，嘗試推出線上閱讀的電子報，但在經過多方研究後，推出來的居然是將紙本報紙掃瞄成pdf檔，供讀者下載；在21世紀的今天推出這種電子報真的是讓人傻眼。同一時間，年輕化則是報社另一個努力的目標。大部分的傳統日本企業，至少要到40歲以上才有可能晉升到小主管的位置（例如課長），至於更高階的主管級通常一定是50、60歲的「老頭子」，傳統日本人是很重視這種職場倫理的。這家日本報社也不例外，有豐富經驗及能獨當一面的都是60歲上下的主管，往下一階幾乎完全沒有可接班的人選，經營方式也因此非常僵化。為了培養新生代接班人，報社這幾年也開始用老的帶小的方式，希望可以快速的訓練年輕記者獨當一面。然而，由於傳統紙媒已日漸沒落，很難吸引年輕人投身，加上報社的管理階層對接受新觀念還是有所保留，對年輕化而言是一大障礙。努力想要轉成卻轉不動，在獲利日漸萎縮的情況下，薪資水平也很難有所成長。

政府有責任？企業主責任更大！

回到文章一開始提到的「薪資倒退10年」及「22K」的問題，有些人會把問題歸咎政府，認為政府治理不力，應該極力輔助企業轉型，協助提升產業競爭力。然而，筆者身在其中，卻認為企業主的責任比較大，畢竟業者對市場的敏感度及企業治理能力應該比政府單位來得強。數位內容及行動網路日漸普及，已是銳不可擋的趨勢，以上2家筆者曾經任職的紙媒也或多或少嗅到這種市場訊息，但為什麼沒有轉型成功呢？總歸一句，遠見及決心是關鍵所在。遠見是洞察未來趨勢的真知灼見，決心是熬過轉期陣痛期的決心。在科技發展一日千里的今天，連暢行半世紀的摩爾定律( Moore's Law)都開始面臨到挑戰及考驗，企業主如果沒有適時轉型的準備及決心，薪資水平持續停滯不前是可預見的。

附註：

註1：2007年－2008年全球金融危機，又稱世界金融危機、次貸危機、信用危機，在2008年又出現了金融海嘯及華爾街海嘯等名稱，是一場在2007年8月9日開始浮現的金融危機。自次級房屋信貸危機爆發後，投資者開始對抵押證券的價值失去信心，引發流動性危機。即使多國中央銀行多次向金融市場注入巨額資金，也無法阻止這場金融危機的爆發。直到2008年9月，這場金融危機開始失控，並導致多間相當大型的金融機構倒閉或被政府接管，並引發經濟衰退 (維基百科)。

所以，在產學研結合時，企業也要有很明確的研發目標，把合作作為研究項目外包的形式去主導。不然單純投錢，不給出明確的技術改進方向的這種鬆散合作，就會導致投了錢，卻不見效益的結果。

一直以來，業界都把清華大學（北京）與富士康的合作作為產學研合作成功的典範。清華和富士康成立的奈米中心，奈米拉出來的薄片已經在手機觸屏上商業化了。後來討論為什麼這一結合能夠成功，大家一致的意見還是：富士康其實算是私人企業，老闆每花一分錢都要經過論證的，所以富士康在投錢給清華的時候，就已經作了市場調查及研究，並預測了產業發展未來幾年的發展趨勢，因此，投錢進行研究的方向也一直有很好的把握，最終跟上產業發展的節奏。

當然，不是說這些外資企業與中國高校的合作就沒經過論證，可能會因為有其他之前未曾預料到的問題吧。這倒不是討論孰是孰非的時候。要反思的是，我們目前政府一直倡導的產學研合作，也一直沒有很多的成功案例，但是要是這筆錢用於民營企業，我覺得會有不一樣的效果。